Uso indevido de marca: notificação, retirada e indenização
Quando outra empresa ou perfil usa uma marca igual ou parecida com a sua para produtos ou serviços semelhantes, o titular do registro pode exigir que o uso pare e pedir indenização, e a TM Law conduz esses casos do Rio de Janeiro para todo o Brasil. A TM Law atua na notificação extrajudicial, nos pedidos de retirada nas plataformas e nas ações judiciais, e também na defesa de quem recebeu uma notificação, para clientes de todo o Brasil.
Como atuamos em uso indevido de marca.
Análise do caso
Registro, classes e datas de cada lado, para saber se há violação e quem tem o direito anterior.
Provas
Capturas de tela com data, links, anúncios, notas fiscais e mensagens de clientes confundidos, reunidas antes do primeiro contato.
Notificação extrajudicial
Pedido formal para que o uso pare em prazo definido, com o número do registro e a indicação do que deve ser retirado.
Retirada nas plataformas
Denúncia de violação de marca em marketplaces, redes sociais e buscadores, pelos canais próprios de cada um.
Ação judicial
Pedido para que o uso pare, inclusive por decisão liminar, e indenização por danos materiais e morais (arts. 207 a 210).
O que a lei considera uso indevido de marca
No Brasil, a propriedade da marca é adquirida pelo registro (art. 129 da Lei 9.279/1996), e não pelo uso. O registro garante ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional.
Há uso indevido quando alguém reproduz ou imita a marca registrada, no todo ou em parte, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de modo que o público possa confundir as duas ou associar uma à outra (art. 124, XIX). Em regra, a proteção alcança o ramo do registro e os afins. A marca declarada de alto renome pelo INPI é protegida em todos os ramos (art. 125).
Além da esfera civil, reproduzir ou imitar marca registrada e vender produto com marca falsificada são crimes previstos na lei (arts. 189 e 190).
E se a marca não é registrada?
Sem registro, não há a exclusividade que o registro garante. Ainda assim, há caminhos. Quem usava a marca de boa-fé no Brasil há pelo menos 6 meses antes do pedido do terceiro tem direito de precedência (art. 129, § 1º), que se exerce na oposição ou na nulidade, explicadas na página de oposição, recurso e nulidade de marca.
Também se pode agir contra a concorrência desleal, como o uso de sinal ou de nome comercial alheio para criar confusão ou desviar clientela (arts. 195 e 209). E o nome empresarial registrado na Junta Comercial tem uso exclusivo no estado do registro (art. 1.166 do Código Civil).
A notificação extrajudicial
A lei não exige notificação antes da ação, mas ela costuma ser o primeiro passo. Resolve boa parte dos casos sem processo e registra que a outra parte foi avisada, o que pesa se o uso continuar.
Uma boa notificação identifica o registro e as classes, descreve o uso encontrado com links e datas, diz o que deve ser retirado e dá um prazo. Ameaças desproporcionais ou afirmações sem prova costumam atrapalhar a negociação e podem gerar responsabilidade para quem notifica.
Recebi uma notificação por uso de marca. E agora?
Antes de responder ou de trocar o nome, vale conferir alguns pontos:
- se o registro de quem notificou está concedido e cobre os seus produtos ou serviços;
- se o seu uso é anterior e de boa-fé, o que pode dar direito de precedência (art. 129, § 1º);
- se o registro pode ser anulado ou está sujeito a caducidade por falta de uso (arts. 143 e 169);
- se o uso está entre as situações que o titular não pode impedir, como a revenda de produto original colocado no mercado por ele ou com o consentimento dele, ou a citação da marca sem conotação comercial (art. 132).
O prazo indicado na notificação não é um prazo da lei, mas ignorá-la aumenta a chance de uma ação. Em muitos casos, a resposta formal (contranotificação) ou um acordo de convivência das marcas resolve a questão.
Indenização e prazo para agir
A ação cível independe da ação criminal (art. 207). O juiz pode determinar, logo no início do processo, que a violação seja interrompida (art. 209, § 1º).
Os lucros cessantes são calculados pelo critério mais favorável ao prejudicado, entre três: o que ele teria ganho sem a violação, o que o infrator ganhou com ela ou o valor que o infrator teria pago por uma licença de uso da marca (art. 210).
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, nesses casos, o dano moral da empresa titular da marca não depende de prova do prejuízo concreto. A ação de reparação prescreve em 5 anos (art. 225).
Quem acompanha o caso
Carlos Macedo atua na proteção, exploração e defesa de marcas, direitos autorais, direitos da personalidade e nomes de domínio, e é membro da Comissão de Entretenimento, Mídia, Moda e Propriedade Intelectual da OAB/RJ.
Allan Turano é doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI.
Rachel Werneck atua na assessoria jurídica a creators e negócios da economia criativa, com foco em Direitos Autorais e Propriedade Intelectual.
O que mais perguntam sobre uso indevido de marca.
Usar uma marca parecida em outro ramo é uso indevido?
Quanto tempo tenho para pedir indenização?
Posso revender produtos originais de outra marca?
É obrigatório notificar antes de entrar com a ação?
Continue lendo.
Vamos conversar.
Estamos disponíveis para entender seu projeto e estruturar a abordagem jurídica mais adequada às suas necessidades.
Iniciar conversa